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作者:D.Brian Kacedon,Daniel F.Klodowski和John C.Paul摘要联邦巡回上诉法院最近裁定,尽管许可人保留了实施专利的权利,包装外观专利,但许可人不需要加入其专利侵权案件中,并得出结论,许可人实施许可专利的权利不是"实质性"权利。在最近的一起案件中,美国联邦巡回上诉法院Luminara Worldwide,LLC诉Liown Electronics Co.Ltd.1案中,美国联邦巡回上诉法院确认了一个地区法院的裁决,即许可人不需要加入其独家被许可人的专利侵权案中,尽管许可人保留了实施专利的权利。在不同的理由下,联邦巡回法院撤销了地区法院的索赔条款解释,并撤销了初步禁令的授予。背景坎德拉在2008年获得了迪斯尼公司有关人造蜡烛的专利。2014年,坎德拉与Luminara Worldwide LLC合并(本文中双方均称为Luminara)。2012年,迪士尼与Luminara续签了其专利许可协议,并在接下来的三年中对该协议的条款进行了四次修改,以授予Luminara在许可专利中的额外权利,包括作为被许可人转让其权利以及在没有迪士尼的情况下控制许可专利诉讼的能力同意。卢米娜拉曾两次与莱昂就生产卢米娜拉的人造蜡烛进行谈判,但谈判失败。在这些谈判之后,Liown开始销售自己竞争的人造蜡烛,Luminara最终以专利侵权、侵权干涉和商标侵权为由向美国明尼苏达州地方法院提起诉讼。Liown提出驳回诉讼,辩称Luminara在没有迪士尼的情况下缺乏起诉的资格,因为迪士尼保留了通过在许可下创建新的"附属公司"来自由许可该技术的权利。Liown辩称,由于迪士尼保留了授权其新附属公司的权利,Luminara对所主张的专利没有排他性权利,没有迪士尼也不能主张这些专利。地方法院驳回了莱昂的动议,中国专利号查询网站,认为卢米娜拉有宪法和审慎的起诉资格。地方法院还批准了卢米娜拉提出的初步禁令动议,基本上认为卢米娜拉的案件足够有力(没有禁令的伤害风险也足够大),足以证明在诉讼进行期间阻止Liown产品的进一步销售是正当的。Liown对驳回其驳回动议和批准卢米娜拉的初步禁令动议提出上诉。莱昂因缺乏立足之地而提出的罢免动议联邦巡回法院首先提出卢米娜拉是否有资格起诉。法院指出,迪士尼和Luminara之间的初始专利许可证以多种方式限制了Luminara的权利,专利商标查询,包括对转让、再许可和转让许可证下权利所有权的限制,以及在未经迪士尼明确同意的情况下实施专利的限制。最初的许可证后来进行了四次修改,以延长专利许可证的期限,并将附加权利转让给卢米娜拉,包括转让/转让卢米娜拉在许可证下的权利,以及在未经迪士尼同意的情况下起诉强制执行专利的权利。在评估Luminara是否有资格起诉时,联邦巡回法院的重点是Luminara是否对所主张的专利拥有"排除权",从而可以起诉竞争对手侵权。Liown辩称,Luminara对这些专利并不拥有排他性权利,因为迪士尼保留"通过创建新的附属公司将技术免费许可给任何实体"的权利,从而保留向Luminara以外的实体授予专利的权利。法院认为,诉讼时效问题取决于对许可协议中"附属公司"一词的解释,如果迪士尼确实可以许可任何实体制造和销售其人造蜡烛,Luminara对所主张的专利没有排除权。另一方面,如果迪士尼没有通过"附属公司"条款保留许可这些专利的有效权利,卢米娜拉确实拥有对这些专利的排他性权利。Liown辩称,许可证中"附属公司"的定义包括"由迪士尼运营或由迪士尼授权经营"的任何实体,这意味着任何"获得迪士尼许可"的实体(但不是由迪士尼运营的)都可以作为"附属公司"实施专利,实际上允许迪士尼自由许可这些专利。联邦巡回法院不同意Liown提议的许可解释不正确的结论,因为许可协议反复声明Luminara确实拥有许可专利中声称的人造蜡烛技术的专有权,而且,根据Liown提议的合同解读,这样的声明"将是虚构的"。法院进一步裁定,许可证的修正案旨在赋予Luminara起诉的资格。法庭还驳回了Liown的论点,即由于迪士尼保留了许可证下的实质性权利,Luminara在没有加入迪士尼作为诉讼共同原告的情况下,不能以自己的名义提起诉讼。法院解释说,持有专利的所有实质性权利的专有被许可人可以在不加入专利所有人的情况下提起诉讼,但在其他情况下,专利所有人必须加入诉讼。法院指出,合并诉讼要求的存在有两个原因:一是为了保护被指控的侵权人不因同一专利而面临多起诉讼;二是为了保护专利所有人在其未参与的诉讼中的专利主张无效或无法执行时丧失实质性权利。法院解释说,起诉侵权的权利是否根据许可转让是一个"关键"的考虑因素。尽管Liown辩称,迪士尼保留了该许可证下的一些权利,包括迪士尼及其附属公司实施专利的权利、专利的所有权、支付维护费以保持专利有效的责任、诉讼和许可的经济利益,关于诉讼和许可活动的通知权,法院的结论是,这些单独或累计保留的权利都不足以阻止卢米娜拉单独以其名义提起诉讼。法院特别解释说,保留的实施专利的权利不是要求合并的"实质性"权利,因为如果权利要求无效或专利不可执行,迪士尼将不会失去这一权利。相反,如果权利要求无效或专利被认定为不可执行,"包括迪士尼企业及其附属公司在内的所有人都可以自由地实施该专利。"法院进一步解释说,"专利权人仅保留实施该专利的权利,如果该权利要求无效或专利不可执行。保留的专利实施权与排除他人专利权的保留权不同。"法院因此裁定,Luminara拥有所有专利的"实质性"权利,包括起诉侵权的唯一和专有权利,迪士尼不因未加入而面临丧失实质性权利的危险。法院的结论是,迪士尼不需要与卢米娜拉一起作为共同原告。卢米娜拉申请初步禁令的动议在确定卢米娜拉有资格起诉后,联邦巡回法院转而求助于莱昂的论点,即初步禁令是不恰当的,因为禁令所依据的唯一主张的有效性存在重大问题。双方同意,现有技术参考文件披露了构成初步禁令基础的唯一索赔的所有限制,但有争议的索赔条款除外。联邦巡回法院裁定,地方法院对有争议术语的解释与它的"明确含义"不符,除非专利权人以特定的方式定义权利要求术语或否认某一术语的正常范围,否则法院必须采纳该术语。联邦巡回法院撤销了地方法院的建筑,转而建造新的建筑。法院的结论是,由于现有技术专利似乎披露了联邦巡回法院的新结构下的有争议的索赔期限,因此,对于主张的专利主张,存在着一个实质性的有效性问题,杭州外观专利申请,这使得有理由撤销地区法院的初步禁令。法院指出,撤销的初步禁令仅仅是基于对一项所主张专利的一项主张,全国专利代理人资格考试指南,基于其他理由的禁令仍可能保证进入初步禁令。策略与结论本案说明,专利实施权不是许可人保留的"实质性权利",保留专利实施权的许可人无需参加其专利侵权诉讼。 尾注1 Luminara Worldwide,LLC诉Liown Electronics Co.Ltd.的判决可在。

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